1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στο δικαιούχο δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές το όνομα, το επώνυμο, την επωνυμία και τη διεύθυνσή τους, ως και ενδείξεις σχετικές με το είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της Υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά του, καθώς και το ίδιο το σήμα, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή Υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο και ιδίως όχι εν είδει σήματος.
2. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρ. 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου, δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.
Ο μεταγενέστερος δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος.
3.Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος, αν το δικαίωμα αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια, στα οποία αναγνωρίζεται.
4. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με το σήμα αυτό μέσα στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.
Η διατήρηση της φράσης «όχι εν είδει σήματος» στο αρ. 18 παρ. 1 είναι ορθή και αναγκαία. Το σήμα προστατεύεται όχι μόνο κατά του κινδύνου συγχύσεως, αλλά και κατά της εκμετάλλευσης της φήμης του. Αν διαγραφεί η φράση «όχι εν είδει σήματος» τότε οποιοσδήποτε τρίτος θα μπορεί να αναφέρεται σε σήμα άλλου, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Και οποιαδήποτε αναφορά σε ξένο σήμα μπορεί να συνιστά εκμετάλλευση της φήμης του. Η φράση «όχι εν είδει σήματος» σημαίνει ότι κάθε τρίτος (π.χ. καταναλωτικές οργανώσεις, κλπ.) μπορεί να αναφέρεται και να χρησιμοποιεί ξένο σήμα, π.χ. για να ασκήσει κριτική σε ένα προϊόν, ακόμα και για να διακωμωδήσει ένα προϊόν, ή για να πληροφορήσει το κοινό σχετικά με το ποιά προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά δεν μπορεί να αναφέρεται και να χρησιμοποιεί ξένο σήμα για να διακρίνει δικά του προϊόντα ή για να αντλήσει όφελος από τη φήμη του ξένου σήματος (δηλ. χρήση «εν είδει σήματος», ήτοι ως διακριτικού προϊόντων). Το αρ. 6 παρ. 1 εδαφ. γ’ της Οδηγίας 89/104 θεσπίζει μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη εξαίρεση: να μπορεί τρίτος να χρησιμοποιήσει ξένο σήμα ή να αναφερθεί σε αυτό, προκειμένου να δηλώσει τον προορισμό του προϊόντος που παράγει, ιδίως αν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά. Π.χ. ένας ανεξάρτητος παραγωγός ανταλλακτικών μπορεί να αναγράψει στη συσκευασία του «ανταλλακτικό για αυτοκίνητα BMW», ή ένα ανεξάρτητο συνεργείο αυτοκινήτων μπορεί να δηλώνει «ειδικευμένο σε επισκευές αυτοκινήτων MBW». Αυτό όμως δεν είναι χρήση «εν είδει σήματος», αλλά χρήση για να δηλωθεί ο προορισμός του προϊόντος. Το νομοσχέδιο έχει περιλάβει τη ρύθμιση αυτή. Αν όμως διαγραφεί και η φράση «όχι εν είδει σήματος», τότε ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο για χρήση ξένου σήματος από τρίτους τις διαστάσεις του οποίου δεν μπορούμε να φανταστούμε. Η φράση «όχι εν είδει σήματος» είναι τεραστίας σημασίας για τη διασφάλιση των εύλογων συμφερόντων των σηματούχων και είναι κομβική, γιατί είναι το κριτήριο που δείχνει πότε και υπό ποιές περιστάσεις ένας τρίτος μπορεί να χρησιμοποιήσει ξένο σήμα. Γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί και στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.
Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί ρύθμιση αντίστοιχη με αυτήν του άρθρου 110 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα, σύμφωνα με την οποία δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας μπορεί να απαγορεύει την χρήση μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος.
Βλ. την παρατήρηση υπό το αρ. 4 του νομοσχεδίου για τα ονοματικά σήματα. Η παρ. 1 επιτρέπει σε καθένα να χρησιμοποιεί το όνομα και την επωνυμία του και ως σήμα, ακόμα κι αν υπάρχει άλλο όμοιο προγενέστερο σήμα. Δεν υπάρχει όμως στο νομοσχέδιο η διάταξη του ισχύοντος σήμερα αρ. 5 ν. 2239/94 για τα ονοματικά σήματα. Αποτέλεσμα: ονοματικά σήματα φήμης, όπως π.χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΜΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΤΗΣ, κλπ. θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί και οποιοσδήποτε άλλος φέρει το ίδιο όνομα και μάλιστα χωρίς να υποχρεούται να διαφοροποιείται επαρκώς, όπως απαιτεί σήμερα το αρ. 5 ν. 2239/94.
Στην παρ. 4: Υπάρχει σφάλμα παραδρομής: Αντί «Ενιαίο Οικονομικό Χώρο» το ορθό είναι «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο».
Α. Άρθρο 18 παρ. 1 εδάφιο 2 του Σχεδίου Νόμου – Ανάγκη διαγραφής της φράσης «και ιδίως όχι εν είδει σήματος»
1. Η διάταξη αυτή αποτελεί επανάληψη της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1 του ισχύοντος Ν. 2239/1994 «περί σημάτων». Σημασία έχει εν προκειμένω το δεύτερο εδάφιο που ορίζει ότι:
«Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο και ιδίως όχι εν είδει σήματος».
2. Όπως έχει επισημανθεί, ήδη υπό το κράτος του ισχύοντος Ν. 2239/1994, σχετικά με την ως άνω πρόσθετη (αρνητική) προϋπόθεση, ότι η χρήση αυτή δεν θα πρέπει να γίνεται «εν είδει σήματος», παρόμοια προϋπόθεση δεν περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (βλ. Ν. Ρόκα, Λειτουργικές μεταβολές του δικαιώματος στο σήμα, ΕΕμπΔ 1997, 443, 449, 457, Σουφλερό, Παράλληλο εμπόριο και δικαίωμα στο σήμα κατά την Οδηγία 89/104/ΕΟΚ – Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 23.2.1999 στην υπόθεση C-63/97, BMW, ΕΕμπΔ 1999, 431, 443 επ. = Αναμν. Τόμος Μηνούδη, 2004, σελ. 661, 676 επ., βλ. και Τζουγανάτο, εις Καράκωστα/Τζουγανάτου, Προστασία του καταναλωτή (Ν. 2251/1994), 2002, σελ.294, υποσημ. 380, τον ίδιο, Συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού, 2001, σελ. 215 επ, Κινινή, Η απαγόρευση χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων με ασφαλιστικά μέτρα, σε συλλ. τόμο «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο» – 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2005, σελ. 195, 230, όλοι με περαιτέρω παραπομπές).
3. Επιπλέον είχε επισημανθεί ότι, ενόψει της ερμηνείας που έδωσε το ΔΕΚ (τώρα ΔΕΕ) στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α΄ της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (αντίστοιχη της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν.2239/1994), σύμφωνα με την οποία (ερμηνεία) κάθε χρησιμοποίηση σημείου όμοιου ή παρόμοιου προς ξένο σήμα ακόμα και αν γίνεται στο πλαίσιο γνωστοποίησης της προέλευσης ή του προορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών συνιστά «χρήση εν είδει σήματος» κατά την έννοια της ως άνω διάταξης (βλ. ΔΕΚ, απόφαση της 23.2.1999, υποθ. C-63/97, BMW, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 419, σκέψεις 34, 38-39, 42 και διατακτικό της απόφασης), η ισχύς της ως άνω πρόσθετης προϋπόθεσης της «μη χρήσης εν είδει σήματος» (η οποία αποτελεί κατάλοιπο του προϊσχύσαντος Ν. 1998/1939), θα οδηγούσε σε απαγόρευση, βάσει των άρθρων 18 παρ. 3 και 26 παρ. 1 του Ν. 2239/1994, κάθε αναφοράς σε ένδειξη που αποτελεί ξένο σήμα, στο πλαίσιο της δήλωσης (προέλευσης ή) προορισμού προϊόντων (ή υπηρεσιών) εφόσον δεν θα υπήρχε η συναίνεση του δικαιούχου, ακόμα και αν συνέτρεχαν οι λοιπές προϋποθέσεις του «αναγκαίου» και της «χρήσης σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη» κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2239/1994 και, με την έννοια αυτή, θα ερχόταν σε αντίθεση προς την οδηγία, όπως αυτή ερμηνεύτηκε αυθεντικά από το ΔΕΚ (βλ. Σουφλερό, ό.π.). Εξάλλου, όπως διευκρίνισε και το ίδιο το ΔΕΚ στη μεταγενέστερη απόφασή του της 7.1.2004, υπόθ. C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, σκέψη 15, «μια φράση όπως “χρησιμοποιείται ως σήμα” δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για τον καθορισμό του περιεχομένου του άρθρου 6 της οδηγίας 89/104» (βλ. επίσης σκέψεις 13-14, 16-18, 24 και 27 της ίδιας απόφασης και σχετικά Μαρίνο, ΧρΙΔ 2004, 451, 452). Για το λόγο αυτό είχε προταθεί είτε να απαλειφθεί η ως άνω πρόσθετη (αρνητική) προϋπόθεση της «μη χρήσης εν είδει σήματος», είτε, μέχρι την απάλειψή της, να αδρανοποιηθεί ερμηνευτικά, είτε να γίνει τελολογική συστολή της με την έννοια ότι θα αφορά μόνο εκείνες τις περιπτώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του «αναγκαίου» ή της «χρήσης σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη» (βλ. Σουφλερό, ό.π.).
4. Ενόψει των παραπάνω και με την ευκαιρία της αναμόρφωσης του δικαίου των σημάτων που επιχειρείται με το υπό δημόσια διαβούλευση Σ/Ν, η φράση «και ιδίως όχι εν είδει σήματος» θα πρέπει να απαλειφθεί από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. 2 του τελευταίου.
Β. Άρθρο 18 παρ. 2 του Σχεδίου Νόμου
Ι. Πλήρης εναρμόνιση προς την οδηγία 89/104/ ΕΟΚ, όσον αφορά την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου σηματούχου
5. Θετική κρίνεται καταρχήν η προσθήκη της διάταξης της παρ. 2 στο άρθρο 18 του Ν/Σ που αναφέρεται στην αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου σήματος να ζητήσει την απαγόρευση της χρήσης μεταγενέστερου σήματος.
6. Παρόμοια διάταξη δεν υπάρχει στο αντίστοιχο άρθρο 20 του ισχύοντος Ν. 2239/1994 «περί σημάτων».
7. Με την προσθήκη της ως άνω διάταξης επέρχεται πλήρης συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας περί σημάτων προς την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία:
«Όταν, σε ένα κράτος μέλος, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ανέχθηκε εν γνώσει του, για περίοδο πέντε συνεχών ετών, τη χρήση μεταγενέστερου σήματος καταχωρισμένου στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν δικαιούται πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, να ζητήσει την ακύρωση ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το μεταγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος ήταν κακόπιστη».
8. Ο ισχύων Ν. 2239/1994 προβλέπει την αποδυνάμωση («απώλεια» κατά τη διατύπωση της οδηγίας) του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου μόνο όσον αφορά την διαγραφή («ακύρωση» κατά τη διατύπωση της οδηγίας) του μεταγενέστερου σήματος (βλ. αρθρ. 17 παρ. 2 στοιχ. β΄ του Ν. 2239/1994 που αντιστοιχεί προς τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ του Ν/Σ), όχι όμως και όσον αφορά την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου σήματος, πράγμα που είχε ήδη επισημανθεί από την επιστήμη (βλ. ενδεικτικά Μαρίνο, Η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νέο δίκαιο των σημάτων, ΧρΙΔ 2003, 865, 866 επ., τον ίδιο, Προστασία προγενέστερου σήματος από τη χρήση χρονικά μεταγενέστερου, ΧρΙΔ 2005, 860, 863 επ., Βενιέρη, Η Προστασία σήματος έναντι άλλου σήματος ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, ΔΕΕ 2006, 585, 589 επ., Συνοδινό, Παρατ. στην ΜΠρΑθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, 275 επ., Ψάρρα, εις Δίκαιο Σημάτων (επιμ. Ν. Ρόκα), 1996, άρθρο 32, αρ.14, σελ. 352 επ.).
9. Η νεοεισαγόμενη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Σ/Ν αποκαθιστά την ως άνω μέχρι τώρα παράλειψη του έλληνα νομοθέτη να προβεί σε πλήρη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της ως άνω διάταξης της οδηγίας.
10. Επιπλέον, η ως άνω νεοεισαγόμενη διάταξη θα οδηγήσει και στη διόρθωση της εσφαλμένης ερμηνείας που δίνεται σήμερα στο άρθρο 32 του ισχύοντος Ν. 2239/1994 (αντίστοιχο του άρθρου 31 του Σ/Ν) που ορίζει ότι:
«Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεμία έχουν αρμοδιότητα, όπου καθίστανται κατά τον παρόντα νόμο αρμόδια η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή, και οι αμετάκλητες αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόμο, είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή».
11. Πράγματι, υπό τον ισχύοντα Ν. 2239/1994, λόγω κυρίως της απουσίας διάταξης όπως αυτή του άρθρου 18 παρ.2 του Σ/Ν, η ως άνω δικονομική διάταξη του άρθρου 32, η οποία σημειωτέον δεν έχει κοινοτική (ευρωπαϊκή) προέλευση, ερμηνεύεται, από την κρατούσα στη νομολογία άποψη (με ελάχιστες εξαιρέσεις!), κατά τρόπο κατάφωρα αντίθετο προς την οδηγία 89/104/ΕΟΚ. Ερμηνεύεται δηλ. υπό την έννοια ότι το ως άνω άρθρο 32 δεν επιτρέπει (δήθεν) ούτε την απαγόρευση (παράνομης) χρήσης ενός – ακόμα και διαγραπτέου – σήματος με απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, αφού το τελευταίο, σύμφωνα με την ως άνω εσφαλμένη ερμηνεία, θα προστατεύεται, ακόμα και όσον αφορά την απαγόρευση (παράνομης) χρήσης του, μέχρι τη διαγραφή του με (αμετάκλητη) απόφαση της ΔΕΣ ή των διοικητικών δικαστηρίων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι η ΔΕΣ και τα διοικητικά δικαστήρια, έχουν, βάσει του νόμου, αρμοδιότητα μόνο για θέματα καταχώρισης και διαγραφής του σήματος και όχι για την απαγόρευση (παράνομης) χρήσης του τελευταίου, η οποία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων ως αφορώσα τα όρια προστασίας του (ισχύοντος) σήματος.
12. Το πρόβλημα που δημιουργείται από την ως άνω κρατούσα στη νομολογία εσφαλμένη άποψη επιτείνεται από τη βραδύτητα της διαδικασίας κατάθεσης και καταχώρισης ή διαγραφής και τη μη ύπαρξη, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, ταχείας διαδικασίας ανάλογης των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι οριστική διαγραφή του – διαγραπτέου – σήματος μπορεί να καθυστερήσει πολλά χρόνια! Ειδικά όμως στο δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μάλιστα στο δίκαιο των σημάτων, ο παράγοντας «χρόνος» μπορεί να έχει εξαιρετική σημασία και μια καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της διαφοράς μπορεί ακόμα και να καταστήσει εντελώς αδιάφορη τη μεταγενέστερη επίλυσή της, ενώ η ζημία που θα έχει επέλθει στο μεταξύ στους θιγόμενους δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί. Τα ανεπιεική αυτά αποτελέσματα έχουν οδηγήσει την επιστήμη, υπό το ισχύον καθεστώς του Ν. 2239/1994, στη διατύπωση διαφόρων θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπισή τους (βλ. ενδεικτικά Αντωνόπουλο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, β΄ έκδοση 2005, σελ. 466 επ., αριθμ. 576-579, Βενιέρη, ό.π., ΔΕΕ 2006, σελ. 585, 586 επ, Μαρίνο, ΧρΙΔ 2005, 860, 862 επ, Συνοδινό, ΔΕΕ 2004, 277 επ., Χρυσάνθη, Η δέσμευση από τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και ο παρεμπίπτων έλεγχος από τα δικαστήρια, σε συλλ. τόμο «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο» – 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2005, σελ. 374 επ., Ψάρρα, εις Δίκαιο Σημάτων, ό.π., άρθρο 32, αρ.16 επ., σελ. 353 επ., και, υπό το κράτος του προϊσχύσαντος Α.Ν. 1998/1939, Ν.Ρόκα, Δίκαιο Σημάτων, 1978, 141 επ.).
13. Η ως άνω εσφαλμένη ερμηνεία δεν θα έχει πλέον έδαφος εφαρμογής με τη νεοεισαγόμενη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Σ/Ν, σύμφωνα με την οποία
«Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρ. 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου, δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη»,
αφού από αυτή θα προκύπτει πλέον σαφώς, έστω και εξ αντιδιαστολής (όπως συμβαίνει και με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας), ότι ο ως άνω προγενέστερος δικαιούχος σήματος έχει δικαίωμα, απονεμόμενο από την ίδια τη διάταξη, να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου σήματος, τουλάχιστον εντός της πενταετίας (χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση), αλλά και μετά από αυτή, εφόσον η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη. Διασφαλίζεται και ενισχύεται έτσι και η παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε όσους αντλούν δικαιώματα από την οδηγία.
ΙΙ. Πλημμελής εναρμόνιση προς την οδηγία 89/104/ ΕΟΚ, όσον αφορά την αποδυνάμωση του δικαιώματος του δικαιούχου άλλου προγενέστερου δικαιώματος – Συνέπειες
14. Πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 89//ΕΟΚ, η οποία ορίζει ότι:
«Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι η παράγραφος 1 ισχύει για τον δικαιούχο προγενέστερου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α΄ (σημ. του γράφοντος: η διάταξη αυτή αναφέρεται στο σήμα φήμης, βλ. άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του Ν. 2239/1994 και του Σ/Ν) ή για τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχεία β΄ ή γ΄ (σημ. του γράφοντος: η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 4 παρ. 3 στοιχ. α΄ και β΄ του Ν. 2239/1994 και του Σ/Ν)».
15. Εν προκειμένω διαπιστώνεται μια αναντιστοιχία ανάμεσα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 και στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ του Σ/Ν. Ειδικότερα:
16. Η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ του Σ/Ν, επαναλαμβάνοντας την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 στοιχ. β΄ του ισχύοντος Ν. 2239/1994, ορίζει ότι:
«Το σήμα δε διαγράφεται:
α. …………………..………………………..
β. εάν ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωρισθεί για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη».
17. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο έλληνας νομοθέτης επέλεξε να κάνει χρήση της ευχέρειας που του παρέχει η ως άνω διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 της οδηγίας, όσον αφορά την αποδυνάμωση («απώλεια» κατά τη διατύπωση της οδηγίας), του δικαιώματος του δικαιούχου (όχι μόνο προγενέστερου σήματος αλλά και) άλλου προγενέστερου δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή του μεταγενέστερου σήματος.
18. Αντίθετα, όπως προκύπτει από την νεοεισαγόμενη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2, πρώτο εδάφιο του Σ/Ν, που αφορά την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος («να αντιταχθεί στη χρήση του» κατά τη διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας), η ως άνω διάταξη αναφέρεται μόνο στον «δικαιούχο προγενέστερου σήματος» και όχι και στον «δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος» κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 (σε συνδ. με το άρθρο 4 παρ. 4 στοιχ. β΄ ή γ΄) της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ.
19. Η παράλειψη αυτή δεν είναι σύμφωνη προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει ότι:
«Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι η παράγραφος 1 (σημ. του γράφοντος: στο σύνολό της!) ισχύει ……. για τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 4 στοιχ. β΄ ή γ΄».
20. Με άλλα λόγια, εφόσον ο εθνικός νομοθέτης επιλέξει, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχει η ως άνω διάταξη της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, να επεκτείνει τη ρύθμιση της αποδυνάμωσης δικαιώματος που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 9 και στον «δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος», τότε η επέκταση αυτή δεν μπορεί να αφορά επιλεκτικά μόνο το δικαίωμα του ως άνω προγενέστερου δικαιούχου να ζητήσει τη διαγραφή («ακύρωση» κατά τη διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ) του μεταγενέστερου σήματος αλλά και το δικαίωμά του να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου σήματος. Και τούτο διότι, όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 της οδηγίας δεν επιτρέπει τέτοιο διαχωρισμό της αναγκαστικού δικαίου διάταξης της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αλλά αναφέρεται στο σύνολο της τελευταίας.
21. Ανάλογα ισχύουν και για τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 18 παρ. 2 του Σ/Ν, σύμφωνα με την οποία:
«Ο μεταγενέστερος δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος».
22. Και η διάταξη αυτή, στο μέτρο που αναφέρεται μόνο στην αδυναμία του μεταγενέστερου σηματούχου να απαγορεύσει τη χρήση μόνο του «προγενέστερου σήματος» (και όχι και του «άλλου προγενέστερου δικαιώματος») δεν είναι σύμφωνη με την σαφώς ευρύτερη διατύπωση της αντίστοιχης διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 της οδηγίας, σύμφωνα με την οποία:
«Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, ο δικαιούχος μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν δικαιούται να αντιταχθεί στη χρήση του προγενέστερου δικαιώματος (σημ. του γράφοντος: δηλ. είτε αυτό αφορά προγενέστερο σήμα είτε άλλο προγενέστερο δικαίωμα!), ακόμα και αν το δικαίωμα εκείνο δεν μπορεί πλέον να προβληθεί κατά του μεταγενέστερου σήματος».
23. Επιπλέον, η ως άνω – ανεπίτρεπτη με βάση την οδηγία – «διάσπαση» της παρ. 1 του άρθρου 9 της οδηγίας από τον εθνικό νομοθέτη, θα οδηγήσει, αν παραμείνει ως έχει, στα ακόλουθα ανεπιεική αποτελέσματα:
24. α) Από τη σκοπιά του «προγενέστερου δικαιούχου» θα συνεπάγεται διαφορετική ρύθμιση της αποδυνάμωσης του δικαιώματός του, ανάλογα με το αν αυτός είναι δικαιούχος προγενέστερου σήματος (οπότε η αποδυνάμωση θα καλύπτει τόσο το δικαίωμά του να ζητήσει τη διαγραφή, όσο και το δικαίωμά του να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου σήματος, άρθρα 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ και 18 παρ. 2 Σ/Ν) ή δικαιούχος άλλου προγενέστερου δικαιώματος (οπότε η αποδυνάμωση θα καλύπτει μόνο το δικαίωμά του να ζητήσει τη διαγραφή βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ Σ/Ν). Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην αρχή της ισότιμης ισχύος των διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος, όπως αυτή επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, και στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2239/1994 καθώς και στο αντίστοιχο άρθρο 4 παρ. 3 του Σ/Ν (βλ. αντί πολλών Ν. Ρόκα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 2004, σελ. 118).
25. β) Από τη σκοπιά του μεταγενέστερου σηματούχου θα συνεπάγεται :
αα) διαφορετική προστασία του τελευταίου, όσον αφορά την (μη) απαγόρευση της χρήσης του ανάλογα με το αν ο προγενέστερος δικαιούχος είναι δικαιούχος σήματος (οπότε η αποδυνάμωση θα καταλαμβάνει τόσο το δικαίωμά του να ζητήσει τη διαγραφή, όσο και το δικαίωμά του να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου σήματος, άρθρα 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ και 18 παρ. 2 Σ/Ν) ή δικαιούχος άλλου προγενέστερου δικαιώματος (οπότε η αποδυνάμωση θα καταλαμβάνει μόνο το δικαίωμά του να ζητήσει τη διαγραφή βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ Σ/Ν).
ββ) διαφορετική προστασία ανάλογα με το αν ζητείται η διαγραφή του μεταγενέστερου σήματος, οπότε η ρυθμιζόμενη αποδυνάμωση θα ισχύει τόσο ως προς το «δικαιούχο προγενέστερου σήματος» όσο και ως προς τον «δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος» (βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχ. β΄ του Ν/Σ) ή αν ζητείται η απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου σήματος [οπότε η αποδυνάμωση θα ισχύει μόνο ως προς τον «δικαιούχο προγενέστερου σήματος» (άρθρο 18 παρ. 2 Σ/Ν) και όχι ως προς τον «δικαιούχο προγενέστερου δικαιώματος»].
26. Επιπλέον, μια τέτοια διαφορετική ρύθμιση της αποδυνάμωσης ανάλογα με τη φύση του προγενέστερου δικαιώματος (σήμα ή άλλο δικαίωμα) θα ήταν αντίθετη προς την αυξημένη ανάγκη παροχής προστασίας στον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος ενόψει και του ότι, κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της υπηρεσίας για τη διαπίστωση κάποιου από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 του Σ/Ν λόγους απαραδέκτου είναι περισσότερο πιθανό να διαφύγει του αυτεπάγγελτου ελέγχου η ύπαρξη προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του Σ/Ν από ό,τι η ύπαρξη προγενέστερου σήματος ή προγενέστερης δήλωσης σήματος. Τούτο δε διότι η ύπαρξη προγενέστερου σήματος ή προγενέστερης δήλωσης σήματος μπορεί να διαπιστωθεί μέσω αναδρομής στα σχετικά βιβλία που τηρούνται στην υπηρεσία, δυνατότητα η οποία δεν υπάρχει όσον αφορά την ύπαρξη προγενέστερου δικαιώματος.
27. Περαιτέρω, η ως άνω διαφορετική ρύθμιση της αποδυνάμωσης θα μπορούσε να ερμηνευτεί εσφαλμένα προς την κατεύθυνση ότι ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος (που δεν είναι σήμα) δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει, ούτε εντός της πενταετίας, την απαγόρευση χρήσης του μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος, από τα (αρμόδια εν προκειμένω) πολιτικά δικαστήρια. Τούτο δε με το – εσφαλμένο – σκεπτικό ότι, εφόσον στο νόμο δεν ρυθμίζεται η αποδυνάμωση ενός τέτοιου δικαιώματος, τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα και επομένως τυχόν ρύθμιση της αποδυνάμωσης ενός (ανύπαρκτου) δικαιώματος θα ήταν άνευ αντικειμένου(!) και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει το προαναφερθέν εξ αντιδιαστολής επιχείρημα (βλ. παραπάνω, αριθμ. 13).
28. Εξάλλου, μια τέτοια διαφορετική ρύθμιση της αποδυνάμωσης θα μπορούσε να οδηγήσει, όσον αφορά τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος, σε διαιώνιση της προαναφερθείσας εσφαλμένης ερμηνείας και του (αντίστοιχου προς το άρθρο 32 του Ν. 2239/1994) άρθρου 31 του Σ/Ν (βλ. παραπάνω, αριθμ. 10-12).
29. Ακόμα όμως και με βάση την (ορθότερη) άποψη, ότι η ως άνω διαφορετική ρύθμιση καθώς και το (αντίστοιχο προς το άρθρο 32 του Ν. 2239/1994) άρθρο 31 του Σ/Ν δεν θα στερεί σε κάθε περίπτωση τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος από το δικαίωμα να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης μεταγενέστερου συγκρουόμενου σήματος, αλλά η αποδυνάμωση αυτού του δικαιώματος θα είναι δυνατή υπό τις γενικές προϋποθέσεις που σύμφωνα με τη νομολογία και τη θεωρία, ισχύουν για κάθε άλλο δικαίωμα (μακρά αδράνεια του δικαιούχου, συνεπεία αυτής δημιουργία εύλογης πεποίθησης στον υπόχρεο, ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται πλέον να ασκήσει το δικαίωμά του και διαμόρφωση παγιωμένης οικονομικής κατάστασης υπέρ του υποχρέου, η ανατροπή της οποίας θα έχει ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες για τον τελευταίο, βλ. ενδεικτικά Λιακόπουλο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ε΄ έκδ. 2000, σελ. 122 επ., Μαρίνο, εις Δίκαιο Σημάτων (επιμ. Ν.Ρόκα), 1996, άρθρο 26, αρ.59, σελ. 301, και οι δύο με περαιτέρω παραπομπές), επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές είναι – τουλάχιστον εν μέρει – διαφορετικές από τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας. Επομένως, και εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι δεν είναι δυνατή η ερμηνευτική εξομοίωση των ως άνω προϋποθέσεων προς αυτές της οδηγίας κατ’ εφαρμογή της αρχής της σύμφωνης προς την οδηγία ερμηνείας του εθνικού δικαίου (για τα όρια της σύμφωνης προς την οδηγία ερμηνείας του εθνικού δικαίου βλ. αντί πολλών Σουφλερό, ΕΕμπΔ 1998, 429, 438-440, τον ίδιο, ΔΕΕ 2009, 1169, 1174-1176 με περαιτέρω παραπομπές), η εφαρμογή των ως άνω διαφορετικών προϋποθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνοντα αποτελέσματα, όσον αφορά το επιτρεπτό της χρήσης του ίδιου μεταγενέστερου σήματος, ανάλογα με το αν ο προγενέστερος δικαιούχος προβάλλει δικαίωμα σε προγενέστερο σήμα ή σε «άλλο προγενέστερο δικαίωμα» (ιδίως δικαίωμα σε προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος).
30. Τέλος, θα μπορούσε να γεννηθεί ζήτημα ευθύνης του κράτους προς αποζημίωση όποιου θίγεται από την πλημμελή μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και τη συνακόλουθη μη εφαρμογή των προϋποθέσεων της οδηγίας (δηλ. εν προκειμένω, ανάλογα με την περίπτωση, του προγενέστερου δικαιούχου άλλου δικαιώματος ή του μεταγενέστερου σηματούχου). Ο τελευταίος μπορεί δηλ. να επικαλεστεί τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας που ισχύουν ως προς αυτόν και του απονέμουν αντίστοιχο δικαίωμα επίκλησής τους, όχι βέβαια έναντι του – κατά κανόνα ιδιώτη – αντιδίκου του (δεδομένου ότι η οδηγία δεν έχει οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα, βλ. σχετικά αντi πολλών Σουφλερό, Όψεις του καθέτου και του οριζοντίου αμέσου αποτελέσματος των κοινοτικών οδηγιών και συναφή ζητήματα, ΕΕμπΔ 1998, 429, 435 επ., με περαιτέρω παραπομπές), αλλά έναντι του κράτους, βάσει των αρχών της νομολογίας Francovich, Brasserie du Pêcheur κλπ. [βλ. σχετικά αντί πολλών Σουφλερό, ΕΕμπΔ 1998, 438 (υποσημ. 31) με περαιτέρω παραπομπές] και να ζητήσει αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω της ως άνω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.
ΙΙΙ. Πρόταση συνολικής αναδιατύπωσης του άρθρου 18 παρ. 2 του Σχεδίου Νόμου
31. Ενόψει των παραπάνω επισημάνσεων και προς το σκοπό πλήρους εναρμόνισης προς την οδηγία κατά το πρότυπο των νομοθεσιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η γερμανική (§ 21 MarkenG) και η αγγλική (άρθρο 48 Trade Marks Act 1994), αλλά και αποτροπής των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, στα οποία μπορεί να οδηγήσει παράλειψη της τελευταίας, η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Σ/Ν θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:
Εδάφιο 1:
«Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρ. 4 παρ. 2, ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος νόμου, δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη».
Εδάφιο 2:
«Ο δικαιούχος μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος ή δικαιώματος».